【我的讼No.1180】顾问单位定牌加工案

顾问单位曾经与某公司就一个商标的经营签订一份分割市场的协议，该公司经营该商标的国内市场，顾问单位不得染指，顾问单位则持有数个国家的同名商标，经营该商标的海外市场。不过，顾问单位仍在国内生产案涉商标商品，但全部出口海外。某公司发现了顾问单位的代工厂，对该公司进行行政投诉，工商局查封了一批货物，后查明确系定牌加工，未对加工厂进行行政处罚。

与此同时，该公司在顾问单位的国内网站上买到两件案涉商标商品，以商标侵权起诉至法院，法院判决顾问单位赔偿8万元，顾问单位未上诉。对加工厂的行政查处案结束不久，顾问单位的商标判决也生效了，该公司再次以加工厂和顾问单位为被告，提起商标侵权诉讼，求偿300万元。我同时接受两家被告的委托，代为处理这个案子。

我认为加工厂不构成商标侵权：一是该案已经经过行政机关的处理，行政机关认为不构成商标侵权；二是原告只提供指控侵权商品的照片，未提供实物，诉求无事实依据；三是加工厂受委托加工案涉产品，已尽到合理注意义务；四是所生产产品全部销往国外，属定牌加工，贴商标属于物理贴附行为，不具有商标的属性，不属于商标使用行为。

我同时认为顾问单位不应承担法律责任：一是原告已经另案起诉，本案属于重复起诉；二是原告不能证明顾问单位在国内存在商品销售行为；三是顾问单位接受国外同名商标的权利人的委托代发加工订单，已经尽理合理的注意义务。

一审法院支持我的观点，认为加工厂的行为属于定牌加工，产品销往国外，不应认定为商标使用行为，故驳回原告对两被告的诉讼请求。原告不服，上诉至中级人民法院。

在二审开庭前，*高院关于定牌加工是否构成商标侵权的裁判宗旨发生了改变。*高院认为商标使用通常包括诸多环节，不能仅凭某一环节来认定是否构成商标侵权，不能固化地将定牌加工行为认定为商标侵权的例外。二审庭审时，法官特意问我们两方律师知不知道*高院*近对重庆某公司定牌加工案的判决，并要求我们分别对该判决的裁判宗旨发表意见。之后，法官强烈建议我们和解。

当事人担心二审会改判，希望我在价格合适的情形下与对方和解。当事人还得知，原告公司经营不善，基本上已经停止经营，看能否要求他们将商标出售给当事人公司。当事人公司的老板找了一个中间人斡旋，后来双方和解结案，调解协议上约定了极低的赔偿金。在和解协议之外，双方还达成商标出让的协议。前后经历两三年时间，这个案子总算得以圆满解决。

作者：周晓明，经济法博士，法学博士后，大成律师事务所合伙人。主要执业领域为公司与股权、争议解决、计算机及数据、刑事辩护。